电商在美国市场经营中应注意的知识产权法律问题

美国VLP 律师事务所合伙人洪恩山律师

随着着因特网( Internet ) 的迅速普及和全球电子商务的蓬勃发展, 越来越多的中国公司和个人通过亚马逊、E-bay 等电子商务平台在美国从事电子商务。 然而每一个电商都需要经常面对的问题是: 如何规避侵犯他人知识产权的风险, 应对竞争对手发来的侵犯知识产权的警告函或向法院提起的诉讼, 以及保护自己的知识产权不受侵犯。 以下结合作者多年来为客户提供知识产权服务的实例,具体讨论这些问题, 以期对电商们有所帮助。

案例1:

公司A 多年前由于对知识产权缺乏了解, 所以设计、订作了一款服装, 并采用了与市场上知名商标相似的商标, 在美国市场少量销售。竞争对手发现后,向公司A提出警告,公司A未予理睬, 竞争对手向自己所在地的法院提出侵权诉讼,公司A仍未予理睬。 竞争对手然后向法院提出缺省判决, 要求公司A赔偿高达15万美元的损失及惩罚性赔偿。公司A 后来委托我们, 再具体研究案情后, 与对方律师谈判, 最后以相对较小的代价解决了纠纷, 竞争对手撤诉。

在这个案例中, 如果公司A开始的时候就注意规避侵犯他人商标的知识产权, 或收到竞争对手的警告后就尽快委托美国专业律师, 那么结果会好的多。 令人欣慰的是,公司A从这件事上 吸取了教训, 每次开发设计新产品之前, 都做详细的调查, 尽可能降低侵犯他人知识产权的风险, 并针对每一服装的具体款式申请自主的商标, 公司A业务稳步、健康地发展。

案例2:

公司B 在网上销售各类日用品。 2014年接到竞争对手的警告信, 声称公司B销售的一款宠物笼子侵犯了其商标权和专利权。 公司B立即委托我们, 在详细研究案情后, 我们与对方律师联系, 很快达成和解协议。 如果公司B收到警告后,不予理睬或拖延处理最佳时机, 那么双方达成对公司B有利协议的可能性就会变小, 难度会明显增大。

案例3:

公司C从事高端网路产品研发和销售。 公司投入大量人力、物力开发了一款高科技产品, 然而公司C却采用了与其竞争对手相似的商标, 并以非常低廉的费用委托香港的一家代理事务所向美国专利商标局递交了商标申请。 公司C然后投入了很多费用和精力对这款产品进行促销(包括建立网站和广告)。 产品上市后,公司C的产品深受客户的好评, 销售势头很好, 这时竞争对手对公司C的商标提出异议, 要求公司C立即停止使用其商标。 竞争对手也提出公司C在商标申请过程中有欺诈行为, 香港代理公司没有美国律师, 却以律师名义在美国帮助客户申请商标。公司C由于前期投入了大量的人力、物力促销这个品牌, 无奈只能与竞争对继续抗争, 最后的结果也不是很满意。 实际上, 公司C的产品设计及技术都要超过其竞争对手, 如果早期多做一些检索, 聘请美国专业律师, 完全可以轻易避免后期的纠纷。

案例4:

公司D从事日用品的销售。 不久前接到竞争对手的警告信,声称公司D的一款床上用品侵犯了其美国实用专利和外观设计专利。 公司D委托我们后, 我们对竞争对手的专利做了详细研究, 最后一起商讨出如何重新设计产品,并提出了能够规避竞争对手专利的方案。值得注意的是, 竞争对手的外观设计专利是在公司D的产品上市后不久申请的。 公司D怀疑竞争对手是抄袭其设计, 申请美国设计专利, 来阻止公司D销售同类产品。 我们可以通过诉讼来无效竞争对手的外观设计专利, 然而这样做耗时、费用昂贵。 反思一下, 如果公司D将产品上市之前就自己申请该外观设计专利,就会少了很多后续的麻烦, 而且还可以通过其外观设计专利阻止他人销售同样的设计。

案例5:

公司E 在网上申请了多个不同的域名, 申请了多个亚马逊、Ebay 的账户, 销售冒牌奢侈品。 知名品牌公司发现后, 直接通过法院申请冻结公司D的几十万美员的账户, 关闭网站。 公司D幻想能通过与对方律师谈判,少付费用, 大事化小, 小事化了。 实际上, 在美国从事故意销售假冒的商品, 不但要承担民事赔偿责任, 而其要承担非常严重的刑事责任。 很遗憾的是很多国内的公司和个人却在这方面认识不足。

案例6:

公司F在产品上市之前, 以非常低廉的费用委托一家事务所递交了商标申请, 没有做太多的调查。在网上销售一款日用产品差不多2-3年,在客户中建立了一定信誉, 销售额不断增加, 公司开始盈利后不久却收到竞争对手的警告,声称公司F的产品品牌与竞争对手早先使用和注册的商标类似, 侵犯了其美国商标权, 要求公司F停止使用其品牌。公司F想尽快解决纠纷, 同意停止使用其品牌, 然而公司F需花时间重新设计、使用另外的品牌。 回想一下, 如果公司F早做准备, 同事使用二个或以上不同品牌, 竞争对手的威胁对公司F造成的损失会降低很多。

案例7:

公司G 非常重视知识产权,每一件产品、开发、上市之前都要做尽职调查, 尽量降低侵犯他人知识产权的风险, 同时也注意保护自己的知识产权,每款商品都有自己的品牌, 并定期监视他人是否有侵犯公司F知识产权的情况, 如有,立即联系律师, 向侵权人发出警告或采取其它办法, 确保侵权行为尽快停止。 公司不断发展壮大, 已在客户和行业中建立了良好的信誉。

小结:
电商在美国起步、发展、壮大, 必须学习美国知识产法,尊重他人的知识产权, 充分保护自己的知识产权和竞争优势, 与美国的专业律师及时密切的合作。 在聘选律师方面一般要确保:律师是具有美国执业资格的当地专业律师, 深谙知识产权申请和争议解决业务, 最好能了解中国语言文化。美国律师事务所往往按时间收费,在案件初期很难提出一个准确的费用数字,因为所用时间的长短取决于案件的复杂程度、原被告诉讼的力度以及双方和解的早晚。但美国律师会定期(一般是每月一次)向客户提供费用清单, 详细记载律师提供的具体服务和所花时间, 随时与客户沟通, 报告案件进展情况, 如涉及的费用比较大, 客户一般可以通过分阶段付费的办法来更好控制费用, 如先付一笔预付款,存到律师事务所的律师信托账户, 律师事务所实际产生的费用可以从这笔预付款中提出, 等这笔预付款所剩余额达到事先商定好的下限后, 再考虑付下一笔预付款。对超过一定时间(或额度)的工作,客户可以要求美国律师开始这项工作前事先取得客户的批准。

此外, 美国知识产权诉讼开始乃至判决之前,原被告双方都可以寻求协商和解。对于中国商家而言,考虑到高昂的诉讼成本,多数案件符合商业利益的策略仍然是尽快和解。繁琐冗长的知识产权诉讼程序耗时、耗力,严重影响正常的生产经营活动。

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